美國世孚“337調(diào)查”發(fā)難 寧波貝發(fā)愛拼才會贏——中國制筆企業(yè)應(yīng)訴標(biāo)記筆“337調(diào)查”案啟示
【案情簡介】
一、當(dāng)事人簡介
1. 美國文具行業(yè)巨頭，“派克”之所出——Sanford(以下簡稱世孚公司)
世孚公司是美國著名文具生產(chǎn)商，旗下?lián)碛邪ā癝harpie”、“DYMO”、“mimio”，“Parker”等10余款家喻戶曉的品牌，主要從事筆類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是世界書寫工具行業(yè)中高端產(chǎn)品的“巨頭”。
2. 中國浙江制筆翹楚——貝發(fā)集團(tuán)股份有限公司
貝發(fā)集團(tuán)有限公司始創(chuàng)于1994年，是國內(nèi)文具領(lǐng)軍企業(yè)，從事以筆類為主的文具用品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及國際商貿(mào)服務(wù)，年產(chǎn)能居全球前3強(qiáng)，年?duì)I業(yè)收入全球前10強(qiáng)，規(guī)模、產(chǎn)值、出口額、全球市場占有率連續(xù)10余年穩(wěn)居國內(nèi)第1位。
貝發(fā)集團(tuán)90%以上的產(chǎn)品銷往北美、歐洲、拉美、亞洲、中東和非洲等150多個國家和地區(qū)，并與多家“世界500強(qiáng)企業(yè)”建立了戰(zhàn)略貿(mào)易關(guān)系，形成了全球化、多業(yè)態(tài)互動的營銷網(wǎng)絡(luò)，成為海外多個國家消費(fèi)者識別率最高的中國筆類品牌。
二、涉案標(biāo)記筆商業(yè)外觀
在研發(fā)“Sharpie”標(biāo)記筆時，世孚公司設(shè)計(jì)并創(chuàng)造了標(biāo)記筆的全部外觀，這種設(shè)計(jì)于1964年第一次在市場上出現(xiàn)。獨(dú)特且認(rèn)知度極高的“Sharpie”細(xì)頭標(biāo)記筆（fine point marker）在設(shè)計(jì)上一直使用與眾不同的灰色雪茄型的筆桿，與筆管顏色不同但與筆中顏料相同的圓錐形塑料筆帽，筆帽與筆桿比例約為1∶2。這些元素共同構(gòu)成了世孚公司受保護(hù)的商業(yè)外觀（Sanfords Protected Trade Dress）。圖2-9-1 “Sharpie”牌細(xì)頭標(biāo)記筆受保護(hù)的商業(yè)外觀 由于這一設(shè)計(jì)已使用數(shù)十年，消費(fèi)者已經(jīng)形成了具有這種外觀的筆是高品質(zhì)筆的觀念。同時，世孚公司通過大量的商業(yè)廣告宣傳和贊助商業(yè)營銷策略，使得這種外觀設(shè)計(jì)業(yè)早已深入人心。為保證消費(fèi)者習(xí)慣的延續(xù)性，世孚公司在數(shù)十年中基本未改變過該筆的外觀設(shè)計(jì)。
被訴方貝發(fā)集團(tuán)有限公司生產(chǎn)或銷售了名為“Mainstays”和“Evermark”兩款標(biāo)記筆，被訴侵害世孚公司的受保護(hù)商業(yè)外觀（具體外觀如下圖所示）。
圖2-9-2 貝發(fā)生產(chǎn)的Mainstays和Evermark兩款標(biāo)記筆注：如圖示，貝發(fā)記號筆使用灰色筆桿，與墨水顏色相同的筆帽，筆帽與筆桿的長度比例接近1∶2，以上與世孚公司受保護(hù)商業(yè)外觀有相近之處。世孚公司聲稱這可能造成消費(fèi)者混淆。三、案情始末
近年來，中國制筆業(yè)迅猛發(fā)展，主要分布于浙江、上海和廣東的制筆商以其質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品，迅速地占領(lǐng)了國際市場。以貝發(fā)公司生產(chǎn)的標(biāo)記筆為代表的中國制筆，產(chǎn)品質(zhì)量被美國消費(fèi)者認(rèn)可，而價(jià)格又具有明顯競爭力，據(jù)貝發(fā)掌握的情況，世孚公司指控貝發(fā)侵犯其“商業(yè)外觀權(quán)”的貝發(fā)牌記號筆在沃爾瑪上柜僅2個月，其銷量就是世孚公司的同類產(chǎn)品“Sharpie”牌記號筆的7倍。被搶占市場的世孚公司于是利用貿(mào)易壁壘發(fā)難，以阻撓低成本產(chǎn)品擴(kuò)張，同時削弱對手價(jià)格優(yōu)勢。
2004年7月20日，美國世孚公司提請美國國際貿(mào)易委員會（ITC）對來自包括4家中國公司（浙江省慈溪市亨寶制筆廠、慈溪長江制筆廠、麗水萊克制筆有限公司、寧波貝發(fā)集團(tuán)有限公司）在內(nèi)的全球共12家公司的標(biāo)記筆啟動“337調(diào)查”，世孚稱上述公司出口和銷售至美國的標(biāo)記筆侵犯了該公司的注冊商標(biāo)及商業(yè)外觀。此案中，申請人請求ITC簽發(fā)永久排除令和禁止令。如果指控成立，ITC將不問來源地永久禁止所有侵犯其權(quán)利的標(biāo)記筆對美國出口和在美國銷售。\[EB/OL\].\[2009-11-20\]http://2005.nbfet.gov.cn/wmglc/detail.php?id=388.
申請人世孚公司訴稱：依據(jù)“337條款”，被申請的標(biāo)記筆生產(chǎn)商的行為違反了美國法典第19卷第1337條(a)(1)(C)規(guī)定，侵犯了世孚公司注冊商標(biāo)“SHARPIE”。此外，被申請人行為符合美國法典第19卷第1337條(a)(1)(A)所稱“不正當(dāng)方法競爭”，因其所生產(chǎn)的標(biāo)記筆侵犯了世孚公司具有顯著特點(diǎn)的灰色雪茄狀筆桿商業(yè)外觀，對世孚公司產(chǎn)品在美國的銷售具有造成潛在損害或損害危險(xiǎn)的可能。
其中，針對貝發(fā)公司特別申訴內(nèi)容如下：
被申請人（貝發(fā)公司）生產(chǎn)的永久標(biāo)記筆外觀系“雪茄”形狀，其構(gòu)成包括灰色筆桿以及漸細(xì)的筆帽，筆帽與筆桿按1∶2設(shè)計(jì)。其生產(chǎn)的該款標(biāo)記筆與世孚公司受保護(hù)的標(biāo)記筆商業(yè)外觀相似，可能導(dǎo)致消費(fèi)者混淆。
2004年8月24日，ITC正式就此項(xiàng)指控立案并展開調(diào)查。
貝發(fā)公司在獲知此事后，考慮到若不應(yīng)訴，等于默認(rèn)侵犯對方專利，不僅會使貝發(fā)標(biāo)記筆和同類的中國產(chǎn)品退出美國市場，也會影響到貝發(fā)各類產(chǎn)品在美國的形象和銷售，損失很大，因此決定應(yīng)訴。
2004年8月底，貝發(fā)公司委托美國Miller & Chevalier Chartered LLP律師事務(wù)所，在12家被訴企業(yè)中率先積極應(yīng)訴。貝發(fā)公司針對ITC和世孚公司提出的數(shù)百個涉案質(zhì)詢問題，按時給予詳細(xì)答復(fù)，并提供了充分的證據(jù)材料和樣品，要求世孚公司指認(rèn)具體問題產(chǎn)品。同時，充分運(yùn)用被訴公司的權(quán)利，向?qū)Ψ教岢隽藬?shù)百個問題的質(zhì)詢，使對方不得不主動向貝發(fā)公司提出延期回答貝發(fā)公司的質(zhì)詢要求。
2004年1月1日，世孚公司正式書面回復(fù)貝發(fā)公司，確認(rèn)了涉案產(chǎn)品的4個具體型號，將本案所可能產(chǎn)生的影響限定在占貝發(fā)公司總出口額不到1%的范圍內(nèi)。至此，貝發(fā)的大量型號產(chǎn)品被排除在調(diào)查范圍外，取得了訴訟的第一個勝利。同時，貝發(fā)將世孚生產(chǎn)的雪茄型標(biāo)記筆與貝發(fā)生產(chǎn)的寶塔形標(biāo)記筆進(jìn)行全面比較，并取得了ITC行政法官的充分理解。隨后，世孚公司向貝發(fā)公司提出了庭外和解的要求。
2004年11月29日，貝發(fā)公司負(fù)責(zé)人專程赴美，與世孚公司高層開始和解談判，世孚公司最終同意貝發(fā)公司可以在不改變所有涉案產(chǎn)品外形、尺寸的前提下，繼續(xù)在包括美國在內(nèi)的世界范圍內(nèi)銷售自己的產(chǎn)品。而為了表示和解的誠意，貝發(fā)方面也主動提出改變部分標(biāo)記筆的筆桿顏色，使之與世孚公司的標(biāo)記筆的筆桿顏色區(qū)別更加突出。\[EB/OL\].\[2009-11-20\].http://www.xinhuanet.com/chinanews/2007-07/31/content-10726514.htm.
2005年2月24日，世孚公司正式申請撤回對貝發(fā)集團(tuán)的指控，美國國際貿(mào)易委員會于3月13日同意該撤回指控請求。經(jīng)過半年多的較量，該“337調(diào)查”案最終以兩制筆巨頭庭外和解結(jié)案，且雙方均未上訴（本案裁決結(jié)果參見表2-9-1）。表2-9-1 標(biāo)記筆“337調(diào)查”裁決結(jié)果簡表
初裁內(nèi)容 同意世孚公司與貝發(fā)集團(tuán)提出的基于和解協(xié)議而終止調(diào)查的聯(lián)合動議；認(rèn)定其他國內(nèi)被訴方缺席終裁內(nèi)容 對被申請方Mon Ami發(fā)布普遍排除令和禁止令，禁止冒用“Sharpie”商標(biāo)或世孚公司受保護(hù)的產(chǎn)品外觀或者使用與之十分相似的、足以使人對其原料、產(chǎn)地和制造商產(chǎn)生誤解的墨水標(biāo)記筆及其包裝的進(jìn)口上訴 無【案例評析】
“中國制筆業(yè)知識產(chǎn)權(quán)第一案”撥云見日，貝發(fā)集團(tuán)保住了來之不易的美國市場。從中，我們能得到什么啟示呢？
一、強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)意識，應(yīng)對“高端”打擊手段
從昔日應(yīng)對價(jià)格戰(zhàn)的“反傾銷”措施，到如今越來越多應(yīng)對質(zhì)量戰(zhàn)的“337調(diào)查”，國際市場風(fēng)云變幻，國內(nèi)企業(yè)被頻頻推上被告席。這一客觀形勢，要求國內(nèi)企業(yè)強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)意識，以抵抗一波又一波的攻擊。
本案中，貝發(fā)公司贏了官司，保住了市場，出口美國市場同比增長12％，卻并未放棄自我檢討。“如果當(dāng)時我們申報(bào)了專利，對手就無空子可鉆，完全可以避免這場官司。”這次“337調(diào)查”案結(jié)束后，貝發(fā)公司出臺了新規(guī)定：凡研制出新產(chǎn)品后的7天之內(nèi)，必須申請專利。現(xiàn)在，貝發(fā)平均每3天申報(bào)一項(xiàng)專利。
與此同時，貝發(fā)公司積極提高研發(fā)能力，強(qiáng)化自主知識產(chǎn)權(quán)，內(nèi)設(shè)上百人的科研團(tuán)隊(duì)，外與歐洲的國際著名設(shè)計(jì)公司合作。研發(fā)經(jīng)費(fèi)占到銷售額的5％以上。目前，貝發(fā)制筆工程技術(shù)中心已成功開發(fā)400多項(xiàng)新產(chǎn)品。“有了知識產(chǎn)權(quán)的法寶，我們不僅不會惹上侵權(quán)官司，還能防止別人侵權(quán)。” 從被別人告侵權(quán)，到告別人侵權(quán)，這一轉(zhuǎn)變，標(biāo)志貝發(fā)在國際市場有了自己的立足之地。\[EB/OL\].［2009-10-15］.http://info.office.hc360.com/2005/08/09141017644.shtml.
二、積極應(yīng)訴不躲避，官司之外意深遠(yuǎn)
這些年來，美國企業(yè)針對中國企業(yè)提出多起“337調(diào)查”，國內(nèi)方面應(yīng)訴者卻始終寥寥無幾。彼方往往不訴則勝，而此方避訴不及。對于因貿(mào)易壁壘引起的貿(mào)易摩擦，國內(nèi)企業(yè)通常有“五怕”：怕官司、怕花錢、怕麻煩、怕責(zé)任、怕吃虧。因“怕”而采取回避的企業(yè)最終導(dǎo)致產(chǎn)品無法出口。而實(shí)踐證明，應(yīng)訴者終獲益，退讓者必受損。在這次應(yīng)訴過程中，貝發(fā)公司充分運(yùn)用國際慣例和法律手段，向世界同行和ITC展示了貝發(fā)公司健全的知識產(chǎn)權(quán)管理體系，以及中國民營企業(yè)的風(fēng)范與實(shí)力，反而贏得了對手的理解和尊重。
三、技巧重于膽量，知己知彼據(jù)理力爭
技巧比膽量更重要。知己知彼，據(jù)理力爭；抓住對方弱點(diǎn)，給予致命一擊，才能變被動為主動。商業(yè)外觀侵權(quán)構(gòu)成包括造型類似、顏色相近、結(jié)構(gòu)相似3種形式。貝發(fā)集團(tuán)經(jīng)過與美國多家律師事務(wù)所溝通后，非常有技巧地采取了分步走的策略。第一步，質(zhì)問所謂“商業(yè)外觀”侵權(quán)是否成立?按照法律程序，首先進(jìn)行民意調(diào)查，公眾是否一眼就會把貝發(fā)的產(chǎn)品錯認(rèn)為是某“著名商品”?第二步，對兩種筆的顯著差別據(jù)理力爭。因?yàn)樨惏l(fā)產(chǎn)品已非常明顯地標(biāo)有自己的商標(biāo)，從外形上看，區(qū)別明顯，在消費(fèi)者中不可能引起混淆。通過上述兩步策略，最終被確定并不侵犯世孚公司的商業(yè)外觀設(shè)計(jì)。
四、建立嚴(yán)密體系，防訴患于未然
我國制筆行業(yè)需逐步建立健全制筆行業(yè)的預(yù)警防范機(jī)制與專利情報(bào)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。防范措施之一，是在美國構(gòu)建自己的知識產(chǎn)權(quán)體系，注冊自己的知識產(chǎn)權(quán)，然后將“337條款”為我所用。這可以借鑒日本的一些做法。當(dāng)年，日本的SONY、東芝、日立等都曾經(jīng)常被列為“337調(diào)查”對象。他們從最初的“訴訟缺席”，到之后的頻頻應(yīng)訴，再到后來大量在美申請專利。所以發(fā)展至今，日本開始反撲，大規(guī)模起訴仿冒其產(chǎn)品的美國企業(yè)。我們在注重國內(nèi)專利開發(fā)和保護(hù)的同時，也要把眼光緊緊盯住國際市場，申請專利要國內(nèi)國際并重。
與此同時，要提前研究相關(guān)制度和法律，不斷增強(qiáng)侵權(quán)判斷能力，逐步提升專利訴訟的談判能力，不斷強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)專利攻防能力，不斷提高產(chǎn)業(yè)專利的競爭力，真正形成與國外巨頭抗衡的實(shí)力。要通過各種渠道了解相關(guān)的資料，對已經(jīng)發(fā)布的美國專利進(jìn)行檢索，與己相關(guān)的記下來，然后“繞道走”，把國際貿(mào)易中的阻力減少到最小。對美出口的業(yè)務(wù)，在簽訂合同前，可以委托有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查，以防止無意中侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)。這里強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，聘請合適的法律顧問相當(dāng)重要。愛拼才會贏 技巧比膽量重要\[J\].中國制筆，2005（4）.
五、團(tuán)結(jié)協(xié)作不獨(dú)斗，同舟共濟(jì)樹形象
面對國外不斷加高的貿(mào)易“門檻”，光靠一家或幾家企業(yè)單打獨(dú)斗難以承受。應(yīng)對“337調(diào)查”，需要全行業(yè)企業(yè)同舟共濟(jì)，并與政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會以及其他相關(guān)組織通力合作，共同面對。如政府協(xié)調(diào)組織企業(yè)積極應(yīng)訴，行業(yè)協(xié)會、商會等中介及時收集信息和咨詢，作為市場主體的企業(yè)積極應(yīng)對，幾方各司其職，形成合力，才會讓我們的企業(yè)特別是中小企業(yè)更快更多更好地“走出去”。中美筆業(yè)巨頭過招，中國筆點(diǎn)破美國貿(mào)易壁壘［EB/OL］.（2005-03-01）\[2009-10-15\].http://news.sina.com.cn/c/2005-03-01/09315231856s.shtml.
■ 撰稿人/潘 雯 北京大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院
一、當(dāng)事人簡介
1. 美國文具行業(yè)巨頭，“派克”之所出——Sanford(以下簡稱世孚公司)
世孚公司是美國著名文具生產(chǎn)商，旗下?lián)碛邪ā癝harpie”、“DYMO”、“mimio”，“Parker”等10余款家喻戶曉的品牌，主要從事筆類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是世界書寫工具行業(yè)中高端產(chǎn)品的“巨頭”。
2. 中國浙江制筆翹楚——貝發(fā)集團(tuán)股份有限公司
貝發(fā)集團(tuán)有限公司始創(chuàng)于1994年，是國內(nèi)文具領(lǐng)軍企業(yè)，從事以筆類為主的文具用品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及國際商貿(mào)服務(wù)，年產(chǎn)能居全球前3強(qiáng)，年?duì)I業(yè)收入全球前10強(qiáng)，規(guī)模、產(chǎn)值、出口額、全球市場占有率連續(xù)10余年穩(wěn)居國內(nèi)第1位。
貝發(fā)集團(tuán)90%以上的產(chǎn)品銷往北美、歐洲、拉美、亞洲、中東和非洲等150多個國家和地區(qū)，并與多家“世界500強(qiáng)企業(yè)”建立了戰(zhàn)略貿(mào)易關(guān)系，形成了全球化、多業(yè)態(tài)互動的營銷網(wǎng)絡(luò)，成為海外多個國家消費(fèi)者識別率最高的中國筆類品牌。
二、涉案標(biāo)記筆商業(yè)外觀
在研發(fā)“Sharpie”標(biāo)記筆時，世孚公司設(shè)計(jì)并創(chuàng)造了標(biāo)記筆的全部外觀，這種設(shè)計(jì)于1964年第一次在市場上出現(xiàn)。獨(dú)特且認(rèn)知度極高的“Sharpie”細(xì)頭標(biāo)記筆（fine point marker）在設(shè)計(jì)上一直使用與眾不同的灰色雪茄型的筆桿，與筆管顏色不同但與筆中顏料相同的圓錐形塑料筆帽，筆帽與筆桿比例約為1∶2。這些元素共同構(gòu)成了世孚公司受保護(hù)的商業(yè)外觀（Sanfords Protected Trade Dress）。圖2-9-1 “Sharpie”牌細(xì)頭標(biāo)記筆受保護(hù)的商業(yè)外觀 由于這一設(shè)計(jì)已使用數(shù)十年，消費(fèi)者已經(jīng)形成了具有這種外觀的筆是高品質(zhì)筆的觀念。同時，世孚公司通過大量的商業(yè)廣告宣傳和贊助商業(yè)營銷策略，使得這種外觀設(shè)計(jì)業(yè)早已深入人心。為保證消費(fèi)者習(xí)慣的延續(xù)性，世孚公司在數(shù)十年中基本未改變過該筆的外觀設(shè)計(jì)。
被訴方貝發(fā)集團(tuán)有限公司生產(chǎn)或銷售了名為“Mainstays”和“Evermark”兩款標(biāo)記筆，被訴侵害世孚公司的受保護(hù)商業(yè)外觀（具體外觀如下圖所示）。
圖2-9-2 貝發(fā)生產(chǎn)的Mainstays和Evermark兩款標(biāo)記筆注：如圖示，貝發(fā)記號筆使用灰色筆桿，與墨水顏色相同的筆帽，筆帽與筆桿的長度比例接近1∶2，以上與世孚公司受保護(hù)商業(yè)外觀有相近之處。世孚公司聲稱這可能造成消費(fèi)者混淆。三、案情始末
近年來，中國制筆業(yè)迅猛發(fā)展，主要分布于浙江、上海和廣東的制筆商以其質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品，迅速地占領(lǐng)了國際市場。以貝發(fā)公司生產(chǎn)的標(biāo)記筆為代表的中國制筆，產(chǎn)品質(zhì)量被美國消費(fèi)者認(rèn)可，而價(jià)格又具有明顯競爭力，據(jù)貝發(fā)掌握的情況，世孚公司指控貝發(fā)侵犯其“商業(yè)外觀權(quán)”的貝發(fā)牌記號筆在沃爾瑪上柜僅2個月，其銷量就是世孚公司的同類產(chǎn)品“Sharpie”牌記號筆的7倍。被搶占市場的世孚公司于是利用貿(mào)易壁壘發(fā)難，以阻撓低成本產(chǎn)品擴(kuò)張，同時削弱對手價(jià)格優(yōu)勢。
2004年7月20日，美國世孚公司提請美國國際貿(mào)易委員會（ITC）對來自包括4家中國公司（浙江省慈溪市亨寶制筆廠、慈溪長江制筆廠、麗水萊克制筆有限公司、寧波貝發(fā)集團(tuán)有限公司）在內(nèi)的全球共12家公司的標(biāo)記筆啟動“337調(diào)查”，世孚稱上述公司出口和銷售至美國的標(biāo)記筆侵犯了該公司的注冊商標(biāo)及商業(yè)外觀。此案中，申請人請求ITC簽發(fā)永久排除令和禁止令。如果指控成立，ITC將不問來源地永久禁止所有侵犯其權(quán)利的標(biāo)記筆對美國出口和在美國銷售。\[EB/OL\].\[2009-11-20\]http://2005.nbfet.gov.cn/wmglc/detail.php?id=388.
申請人世孚公司訴稱：依據(jù)“337條款”，被申請的標(biāo)記筆生產(chǎn)商的行為違反了美國法典第19卷第1337條(a)(1)(C)規(guī)定，侵犯了世孚公司注冊商標(biāo)“SHARPIE”。此外，被申請人行為符合美國法典第19卷第1337條(a)(1)(A)所稱“不正當(dāng)方法競爭”，因其所生產(chǎn)的標(biāo)記筆侵犯了世孚公司具有顯著特點(diǎn)的灰色雪茄狀筆桿商業(yè)外觀，對世孚公司產(chǎn)品在美國的銷售具有造成潛在損害或損害危險(xiǎn)的可能。
其中，針對貝發(fā)公司特別申訴內(nèi)容如下：
被申請人（貝發(fā)公司）生產(chǎn)的永久標(biāo)記筆外觀系“雪茄”形狀，其構(gòu)成包括灰色筆桿以及漸細(xì)的筆帽，筆帽與筆桿按1∶2設(shè)計(jì)。其生產(chǎn)的該款標(biāo)記筆與世孚公司受保護(hù)的標(biāo)記筆商業(yè)外觀相似，可能導(dǎo)致消費(fèi)者混淆。
2004年8月24日，ITC正式就此項(xiàng)指控立案并展開調(diào)查。
貝發(fā)公司在獲知此事后，考慮到若不應(yīng)訴，等于默認(rèn)侵犯對方專利，不僅會使貝發(fā)標(biāo)記筆和同類的中國產(chǎn)品退出美國市場，也會影響到貝發(fā)各類產(chǎn)品在美國的形象和銷售，損失很大，因此決定應(yīng)訴。
2004年8月底，貝發(fā)公司委托美國Miller & Chevalier Chartered LLP律師事務(wù)所，在12家被訴企業(yè)中率先積極應(yīng)訴。貝發(fā)公司針對ITC和世孚公司提出的數(shù)百個涉案質(zhì)詢問題，按時給予詳細(xì)答復(fù)，并提供了充分的證據(jù)材料和樣品，要求世孚公司指認(rèn)具體問題產(chǎn)品。同時，充分運(yùn)用被訴公司的權(quán)利，向?qū)Ψ教岢隽藬?shù)百個問題的質(zhì)詢，使對方不得不主動向貝發(fā)公司提出延期回答貝發(fā)公司的質(zhì)詢要求。
2004年1月1日，世孚公司正式書面回復(fù)貝發(fā)公司，確認(rèn)了涉案產(chǎn)品的4個具體型號，將本案所可能產(chǎn)生的影響限定在占貝發(fā)公司總出口額不到1%的范圍內(nèi)。至此，貝發(fā)的大量型號產(chǎn)品被排除在調(diào)查范圍外，取得了訴訟的第一個勝利。同時，貝發(fā)將世孚生產(chǎn)的雪茄型標(biāo)記筆與貝發(fā)生產(chǎn)的寶塔形標(biāo)記筆進(jìn)行全面比較，并取得了ITC行政法官的充分理解。隨后，世孚公司向貝發(fā)公司提出了庭外和解的要求。
2004年11月29日，貝發(fā)公司負(fù)責(zé)人專程赴美，與世孚公司高層開始和解談判，世孚公司最終同意貝發(fā)公司可以在不改變所有涉案產(chǎn)品外形、尺寸的前提下，繼續(xù)在包括美國在內(nèi)的世界范圍內(nèi)銷售自己的產(chǎn)品。而為了表示和解的誠意，貝發(fā)方面也主動提出改變部分標(biāo)記筆的筆桿顏色，使之與世孚公司的標(biāo)記筆的筆桿顏色區(qū)別更加突出。\[EB/OL\].\[2009-11-20\].http://www.xinhuanet.com/chinanews/2007-07/31/content-10726514.htm.
2005年2月24日，世孚公司正式申請撤回對貝發(fā)集團(tuán)的指控，美國國際貿(mào)易委員會于3月13日同意該撤回指控請求。經(jīng)過半年多的較量，該“337調(diào)查”案最終以兩制筆巨頭庭外和解結(jié)案，且雙方均未上訴（本案裁決結(jié)果參見表2-9-1）。表2-9-1 標(biāo)記筆“337調(diào)查”裁決結(jié)果簡表
初裁內(nèi)容 同意世孚公司與貝發(fā)集團(tuán)提出的基于和解協(xié)議而終止調(diào)查的聯(lián)合動議；認(rèn)定其他國內(nèi)被訴方缺席終裁內(nèi)容 對被申請方Mon Ami發(fā)布普遍排除令和禁止令，禁止冒用“Sharpie”商標(biāo)或世孚公司受保護(hù)的產(chǎn)品外觀或者使用與之十分相似的、足以使人對其原料、產(chǎn)地和制造商產(chǎn)生誤解的墨水標(biāo)記筆及其包裝的進(jìn)口上訴 無【案例評析】
“中國制筆業(yè)知識產(chǎn)權(quán)第一案”撥云見日，貝發(fā)集團(tuán)保住了來之不易的美國市場。從中，我們能得到什么啟示呢？
一、強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)意識，應(yīng)對“高端”打擊手段
從昔日應(yīng)對價(jià)格戰(zhàn)的“反傾銷”措施，到如今越來越多應(yīng)對質(zhì)量戰(zhàn)的“337調(diào)查”，國際市場風(fēng)云變幻，國內(nèi)企業(yè)被頻頻推上被告席。這一客觀形勢，要求國內(nèi)企業(yè)強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)意識，以抵抗一波又一波的攻擊。
本案中，貝發(fā)公司贏了官司，保住了市場，出口美國市場同比增長12％，卻并未放棄自我檢討。“如果當(dāng)時我們申報(bào)了專利，對手就無空子可鉆，完全可以避免這場官司。”這次“337調(diào)查”案結(jié)束后，貝發(fā)公司出臺了新規(guī)定：凡研制出新產(chǎn)品后的7天之內(nèi)，必須申請專利。現(xiàn)在，貝發(fā)平均每3天申報(bào)一項(xiàng)專利。
與此同時，貝發(fā)公司積極提高研發(fā)能力，強(qiáng)化自主知識產(chǎn)權(quán)，內(nèi)設(shè)上百人的科研團(tuán)隊(duì)，外與歐洲的國際著名設(shè)計(jì)公司合作。研發(fā)經(jīng)費(fèi)占到銷售額的5％以上。目前，貝發(fā)制筆工程技術(shù)中心已成功開發(fā)400多項(xiàng)新產(chǎn)品。“有了知識產(chǎn)權(quán)的法寶，我們不僅不會惹上侵權(quán)官司，還能防止別人侵權(quán)。” 從被別人告侵權(quán)，到告別人侵權(quán)，這一轉(zhuǎn)變，標(biāo)志貝發(fā)在國際市場有了自己的立足之地。\[EB/OL\].［2009-10-15］.http://info.office.hc360.com/2005/08/09141017644.shtml.
二、積極應(yīng)訴不躲避，官司之外意深遠(yuǎn)
這些年來，美國企業(yè)針對中國企業(yè)提出多起“337調(diào)查”，國內(nèi)方面應(yīng)訴者卻始終寥寥無幾。彼方往往不訴則勝，而此方避訴不及。對于因貿(mào)易壁壘引起的貿(mào)易摩擦，國內(nèi)企業(yè)通常有“五怕”：怕官司、怕花錢、怕麻煩、怕責(zé)任、怕吃虧。因“怕”而采取回避的企業(yè)最終導(dǎo)致產(chǎn)品無法出口。而實(shí)踐證明，應(yīng)訴者終獲益，退讓者必受損。在這次應(yīng)訴過程中，貝發(fā)公司充分運(yùn)用國際慣例和法律手段，向世界同行和ITC展示了貝發(fā)公司健全的知識產(chǎn)權(quán)管理體系，以及中國民營企業(yè)的風(fēng)范與實(shí)力，反而贏得了對手的理解和尊重。
三、技巧重于膽量，知己知彼據(jù)理力爭
技巧比膽量更重要。知己知彼，據(jù)理力爭；抓住對方弱點(diǎn)，給予致命一擊，才能變被動為主動。商業(yè)外觀侵權(quán)構(gòu)成包括造型類似、顏色相近、結(jié)構(gòu)相似3種形式。貝發(fā)集團(tuán)經(jīng)過與美國多家律師事務(wù)所溝通后，非常有技巧地采取了分步走的策略。第一步，質(zhì)問所謂“商業(yè)外觀”侵權(quán)是否成立?按照法律程序，首先進(jìn)行民意調(diào)查，公眾是否一眼就會把貝發(fā)的產(chǎn)品錯認(rèn)為是某“著名商品”?第二步，對兩種筆的顯著差別據(jù)理力爭。因?yàn)樨惏l(fā)產(chǎn)品已非常明顯地標(biāo)有自己的商標(biāo)，從外形上看，區(qū)別明顯，在消費(fèi)者中不可能引起混淆。通過上述兩步策略，最終被確定并不侵犯世孚公司的商業(yè)外觀設(shè)計(jì)。
四、建立嚴(yán)密體系，防訴患于未然
我國制筆行業(yè)需逐步建立健全制筆行業(yè)的預(yù)警防范機(jī)制與專利情報(bào)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。防范措施之一，是在美國構(gòu)建自己的知識產(chǎn)權(quán)體系，注冊自己的知識產(chǎn)權(quán)，然后將“337條款”為我所用。這可以借鑒日本的一些做法。當(dāng)年，日本的SONY、東芝、日立等都曾經(jīng)常被列為“337調(diào)查”對象。他們從最初的“訴訟缺席”，到之后的頻頻應(yīng)訴，再到后來大量在美申請專利。所以發(fā)展至今，日本開始反撲，大規(guī)模起訴仿冒其產(chǎn)品的美國企業(yè)。我們在注重國內(nèi)專利開發(fā)和保護(hù)的同時，也要把眼光緊緊盯住國際市場，申請專利要國內(nèi)國際并重。
與此同時，要提前研究相關(guān)制度和法律，不斷增強(qiáng)侵權(quán)判斷能力，逐步提升專利訴訟的談判能力，不斷強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)專利攻防能力，不斷提高產(chǎn)業(yè)專利的競爭力，真正形成與國外巨頭抗衡的實(shí)力。要通過各種渠道了解相關(guān)的資料，對已經(jīng)發(fā)布的美國專利進(jìn)行檢索，與己相關(guān)的記下來，然后“繞道走”，把國際貿(mào)易中的阻力減少到最小。對美出口的業(yè)務(wù)，在簽訂合同前，可以委托有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查，以防止無意中侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)。這里強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，聘請合適的法律顧問相當(dāng)重要。愛拼才會贏 技巧比膽量重要\[J\].中國制筆，2005（4）.
五、團(tuán)結(jié)協(xié)作不獨(dú)斗，同舟共濟(jì)樹形象
面對國外不斷加高的貿(mào)易“門檻”，光靠一家或幾家企業(yè)單打獨(dú)斗難以承受。應(yīng)對“337調(diào)查”，需要全行業(yè)企業(yè)同舟共濟(jì)，并與政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會以及其他相關(guān)組織通力合作，共同面對。如政府協(xié)調(diào)組織企業(yè)積極應(yīng)訴，行業(yè)協(xié)會、商會等中介及時收集信息和咨詢，作為市場主體的企業(yè)積極應(yīng)對，幾方各司其職，形成合力，才會讓我們的企業(yè)特別是中小企業(yè)更快更多更好地“走出去”。中美筆業(yè)巨頭過招，中國筆點(diǎn)破美國貿(mào)易壁壘［EB/OL］.（2005-03-01）\[2009-10-15\].http://news.sina.com.cn/c/2005-03-01/09315231856s.shtml.
■ 撰稿人/潘 雯 北京大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院
